浅论专利侵权诉讼中现有技术抗辩

浅论专利侵权诉讼中现有技术抗辩

内容提要：

在专利侵权诉讼中被控侵权人运用现有技术抗辩，是国外知识产权界普遍适用的原则。在我国《专利法》第三次修改以前，专利法及其实施细则中未有明确规定。关于现有技术抗辩能否适用以及如何适用，一直是争议较大又涉及面较广的问题。2008年12月27日，《专利法》第三次修改稿在第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议获得了通过。新《专利法》的第六十二条明确规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”从此，现有技术抗辩被正式纳入法律的规定当中，现有技术抗辩能否适用不再成为争论点，今后的争论焦点将主要集中在现有技术抗辩的适用范围以及适用规则上。本文将从现有技术抗辩的概念、现有技术抗辩的适用范围及判断标准对现有技术抗辩进行探讨。

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一、关于现有技术抗辩的概念    

现有技术抗辩，其实际上还包含了在外观设计专利侵权中运用现有设计抗辩，为了论述方便，以下统称“现有技术抗辩”）。在对现有技术抗辩进行定义前，首先必须考察一下何谓现有技术。只有明确了现有技术的范围，才能正确运用现有技术抗辩。

（一）现有技术的界定

我国《专利法》第二十二条与二十三条对现有技术与现有设计给出的定义是，专利法第二十二条规定：本法所称的现有技术，是指专利申请日以前在国内外为公众所知的技术；相应的第二十三条规定：本法所称的现有设计，是指专利申请日以前在国内外为公众所知的设计。根据《专利法》的规定，现有技术的成立应符合以下条件：首先，该技术的产生应早于专利申请日；只有早于专利申请日的现技术才能被称为是现有技术。其次，在国内外为公众所知；为公众所知是现有技术的核心。只有以各种方式为公众所知晓，才能构成现有技术。如果该技术只是作为技术秘密的形式存在，不为公众所知，也不能构成现有技术。

现有技术按照其所处的法律状态的不同可以分为两种类型：一种类型是可自由使用的现有技术，又称自由公知技术。第二种类型是不可自由使用的现有技术，又称非自由公知技术，是指虽然已经公知，但是尚处于原告（即起诉的专利权人）以外的单位或个人享有的有效专利权控制之下的现有技术。这种公知技术不是任何人都可以自由使用的技术。

（二）现有技术抗辩的概念及法律特征分析

现有技术抗辩，又称公知技术抗辩，是指在专利侵权诉讼中，被控侵权人针对原告的侵权指控举证证明自己实施的是与原告专利申请日前的公知技术相同或等同的技术，以免除侵权责任，是被控侵权人维护自己合法权益的一种应诉措施。

现有技术抗辩与专利无效制度存在本质区别。现有技术抗辩与专利权的有效性无关，仅是被控侵权人在专利侵权诉讼中对抗原告向其行使专利权的主张。即并非去否定原告专利权的有效性，而仅仅是通过审查被控侵权技术与现有技术的关系来否定原告专利权的行使。换言之，现有技术抗辩是否认原告专利权行使的抗辩，这与专利的无效制度存在本质区别。日本学者中山信弘也认为，现有技术抗辩与权利要求无关，即被控侵权技术属于专利权的权利保护范围与否在所不问，只要被控侵权人所实施的技术属于现有技术即不属于专利侵权。

现有技术抗辩与专利无效制度亦不相抵触。专利侵权判断中往往会涉及发明专利、被控侵权技术及现有技术三者之间的三角关系。在发明专利与被控侵权技术之间，会涉及到主审法官对发明专利权利要求进行解释的问题，这属于法院的判断权限；若被控侵权人提起无效宣告，此时就会涉及到发明专利与现有技术之间的对比判断，这是专利复审委员会的职权，法院不能涉及；而在现有技术与被控侵权技术之间，并不涉及专利无效程序，法院可自由裁量，这也正是现有技术抗辩能够实施的基础。可见，现有技术与被控侵权技术之间的判断对比与前述两种判断关系之间存在明显区别。采用现有技术抗辩并不意味着需要存在专利无效的事由为前提。所以，在专利侵权诉讼运用现有技术抗辩并没有与专利无效制度向抵触。

（三）现有技术抗辩中现有技术的范围

由于现有技术存在“自由公知技术”与“非自由公知技术”两种形态，目前，有学者认为在专利侵权诉讼中的现有技术抗辩仅能运用自由公知技术进行抗辩，而不能利用非自由公知技术进行抗辩。笔者认为这种观点并不全面，似有对《专利法》现有技术定义的误解之嫌。

根据《专利法》对现有技术的定义，笔者认为，在专利侵权诉讼中的现有技术抗辩即能运用“自由公知技术”进行不侵权抗辩，也能运用“非自由公知技术”进行抗辩。理由如下：

首先，《专利法》所采用的是“现有技术”的概念，而不是“自由公知技术”。可见《专利法》已对现有技术的范围给予了明确，即只要在申请日以前为国内外所公知的技术都属于现有技术，而不论是“自由公知技术”还是“非自由公知技术”；

其次，结合现有的相关法律、法规也没有发现有对现有技术进行过限制性的规定，并没有将“非自由公知技术”排除在现有技术之外；

再次，专利侵权诉讼中，法院对现有技术抗辩的审查采用的是类似于专利审批审查中新颖性的审查。而在专利审判审查中，“非自由公知技术”中所披露的技术特征是能够影响在后专利申请的新颖性的。

因此，笔者认为，专利侵权诉讼中现有技术抗辩不能排除被控侵权人采用“非自由公知技术”进行抗辩。

二、现有技术抗辩的适用范围

关于现有技术抗辩的适用范围国内学者的争论主要集中在现有技术抗辩是仅适用于等同侵权的情形，还是即适用于等同侵权的情形，同时又适用于相同侵权的情形。

所谓等同侵权，是指被控侵权人使用的技术方案与发明专利权利要求书所记载的技术方案在字面意义上并不完全相同，存在一定的差异，但是这种差异技术特征与专利权利要求书中相应的技术特征构成等同或近似。此时，被控侵权人就构成等同侵权。在专利侵权诉讼中，等同侵权的情况占据多数。

所谓相同侵权，也称字面侵权，是指被控侵权人使用的技术方案与发明专利权利要求书所记载的技术方案在字面意义上完全相同，专利权利要求书记载的技术方案完成覆盖了被控侵权技术方案。

现有技术抗辩适用于等同侵权应该是完全没有异议的。因为在等同的情况下法院判定侵权只是针对一个具体的案件，一般不涉及公共利益问题。同时，在等同侵权的情况下适用现有技术抗辩也不会导致法院对专利权有效性作为认定。

然而，现有技术抗辩是否能适用于相同侵权则存在不同的声音。有学者认为，现有技术抗辩不能适用于相同侵权。其原因在于，我国采用职权分开原则，即前文所述的法院与专利复审委员会各有不同的职责，法院不能越权对专利权的有效性作出认定。若将现有技术抗辩适用于相同侵权，当法院在作出不侵权的判决时，也实际上否定了涉案专利的有效性。此时，法院就有越权的嫌疑。并且，当涉案专利不具有专利性（专利权的三性）本不该获得授权而被授权，事实上已侵害了公共利益。此时，法院针对个案判决不侵权并不能从根本上解决问题，而应由专利复审委员会宣告无效。

笔者认为这种观点有待商榷。专利制度本身并不能保证每项授权专利都满足专利授权条件，被控侵权人运用现有技术进行抗辩或者提出专利无效宣告请求是其诉讼权利，这也正是新《专利法》第六十二条关于现有技术抗辩规定的内容。

同时，正如前文所述，现有技术抗辩的比对是在被控侵权技术与现有技术之间进行， 而并不是在现有技术与涉案专利技术之间进行比对，现有技术与涉案专利技术是何种关系与专利侵权诉讼中的现有技术抗辩无关。现有技术抗辩既适用于等同侵权，也适用于相同侵权。现行相关法律或司法解释并未限制现有技术抗辩仅适用于等同侵权，即便被控侵权技术未落入涉案专利保护范围，被控侵权人也有权使用现有技术进行抗辩。由此可见，在专利侵权诉讼中，被控侵权人主张现有技术抗辩并不受是否侵权及侵权形式的限制。

三、现有技术抗辩的判断标准

2009年高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条规定：被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法第六十二条规定的现有技术。这进一步规定了在专利侵权诉讼中，现有技术抗辩是将被控侵权技术与现有技术进行对比，以判断被控侵权技术是否与现有技术构成相同或等同即无实质性差异。且在对比时只能以单一的文件进行对比，而不能多份文件结合对比。可见，现有技术抗辩能否成立应从以下两个方面去判断：

（一）判断现有技术是否全面覆盖被控侵权技术

现有技术中的技术特征，应当包括与被控侵权的技术特征全部相同或无实质性差异的技术特征。即被控落入专利权保护范围的全部技术特征应在现有技术方案中全部公开。缺少一个以上被控侵权的技术特征，不能认定被控侵权人实施的是现有技术。

（二）以类似新颖性或明显无创造性的标准判断

《专利法》第二十二条第二款规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。此款内容这对新颖性作出了明确的界定。《专利审查指南》第二部分第三章对专利授权中如何评价“新颖性”给出了详细的说明，给出了以下几种审查基准：1、相同内容的发明或实用新型影响对比文件的新颖性；2、下位概念的影响采用上位概念对比文件的新颖性；3、惯用用手段的直接置换影响对比文件的新颖性，这同时也符合明显无创造性的评判标准；4、关于数值与数值范围的对比评价新颖性。

2009年高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十四条规定的判断标准正是采用了《专利审查指南》关于新颖性判断的的审查基准，即相同内容的发明或实用新型对应该司法解释中的“与相应技术特征相同”；惯用用手段的直接置换对应该司法解释中的“与相应技术特征无实质性差异”。可见，在专利侵权诉讼中，现有技术抗辩把握的要点就是类似于《专利审查指南》关于新颖性的判断标准。

四、结束语

现有技术抗辩是被控侵权人对专利权人的侵权指控进行抗辩的主张，其理由是被控侵权技术属于现有技术方案。现有技术抗辩依专利制度的基本原理产生，并且已经正式上升为法律规范。现有技术抗辩的大优点在于节约当事人的诉讼成本，提高审判效率。法院能够在侵权诉讼中独立地对侵权行为做出认定，对因不符合授权条件的技术方案纳入专利权保护范围的情况进行纠正，而无需依赖专利复审委员会的无效宣告程序。现有技术抗辩制度本身并不完善，作为《专利法》第三次修改的产物，其在操作上还存在许多疑惑及争论，有待专利法实施细则或司法解释对其作进一步的补充和完善。

注释：

1、参考书目：国家知识产权局：《专利审查指南》，知识产权出版社，2010年版。

2、参考论文：路剑锋：《谈专利侵权诉讼中的现有技术抗辩》，《中国发明与专利》2010年第8期。

3、参考论文：翟文峰、张炳生：《现有技术抗辩的对比标准》，中国矿业大学学报 2010年第3期。